出口侵權(quán)如何避免 怎樣降低侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)？

【hishop網(wǎng)訊】在美國(guó)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)很受重視。若一個(gè)出口至美國(guó)的公司要打一場(chǎng)商標(biāo)或?qū)＠謾?quán)官司，費(fèi)用可能達(dá)到160-300萬(wàn)美金。而其產(chǎn)品商標(biāo)或?qū)＠煌对V侵權(quán)成功的話，則直接會(huì)面臨丟失美國(guó)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。那么，出口侵權(quán)如何避免，怎樣降低侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)？

因此，跨境電商企業(yè)要想深耕美國(guó)市場(chǎng)，需要加深對(duì)海外法律風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)加深了解，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。日前，在廣東省跨境電商行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的跨境電商法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與防范交流會(huì)上，美國(guó)萊納戴維律師事務(wù)所何勇律師分享了美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)被起訴或者337調(diào)查中出口企業(yè)應(yīng)對(duì)和防范措施。

被337調(diào)查認(rèn)定侵權(quán) 產(chǎn)品將無(wú)條件退出美國(guó)市場(chǎng)

337調(diào)查，是指美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（United States International Trade Commission，簡(jiǎn)稱USITC）根據(jù)美國(guó)《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)（簡(jiǎn)稱“337條款”）及相關(guān)修正案進(jìn)行的調(diào)查，禁止的是一切不公平競(jìng)爭(zhēng)行為或向美國(guó)出口產(chǎn)品中的任何不公平貿(mào)易行為。這種不公平行為具體是指：

1、產(chǎn)品以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的方式或不公平的行為進(jìn)入美國(guó)；

2、產(chǎn)品的所有權(quán)人、進(jìn)口商、代理人以不公平的方式在美國(guó)市場(chǎng)上銷售該產(chǎn)品，并對(duì)美國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)損害或損害威脅；

3、阻礙美國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的建立，或壓制、操縱美國(guó)的商業(yè)和貿(mào)易；

4、侵犯合法有效的美國(guó)商標(biāo)和專利權(quán)，或侵犯了集成電路芯片布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)；

5、侵犯了美國(guó)法律保護(hù)的其他設(shè)計(jì)權(quán)，并且，美國(guó)存在相關(guān)產(chǎn)業(yè)或相關(guān)產(chǎn)業(yè)正在建立中。

據(jù)何勇介紹，實(shí)踐中涉及侵犯美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的337調(diào)查大部分都是針對(duì)專利或商標(biāo)侵權(quán)行為，少數(shù)調(diào)查還涉及版權(quán)、工業(yè)設(shè)計(jì)以及集成電路布圖設(shè)計(jì)侵權(quán)行為等。其他形式的不公平競(jìng)爭(zhēng)包括侵犯商業(yè)秘密、假冒經(jīng)營(yíng)、虛假?gòu)V告、違反反壟斷法等。

而337調(diào)查的主要程序包括：申請(qǐng)、立案、應(yīng)訴、聽(tīng)證前會(huì)議、取證、聽(tīng)證會(huì)、行政法官初裁、委員會(huì)復(fù)議并終裁、總統(tǒng)審議。如果任何一方當(dāng)事人對(duì)USITC的裁決結(jié)果不服，可以向美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院提起上訴。

根據(jù)美國(guó)《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)的規(guī)定，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)應(yīng)在“盡早的、可行的時(shí)間內(nèi)”完成一項(xiàng)337調(diào)查并作出裁決。實(shí)踐中，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)一般在12－15個(gè)月內(nèi)結(jié)束調(diào)查，復(fù)雜案件可能會(huì)延長(zhǎng)至18個(gè)月。何勇表示，這相比于法庭訴訟的效率會(huì)高很多。

337條款是國(guó)際上最具變通性和殺傷力的貿(mào)易保護(hù)手段，凡是337調(diào)查認(rèn)定侵權(quán)行為存在的外國(guó)出口產(chǎn)品，將通過(guò)頒發(fā)禁止進(jìn)口令的方法直接禁止該涉案產(chǎn)品的進(jìn)口和在美國(guó)市場(chǎng)的銷售，而且無(wú)法規(guī)避。

另外，337條款已經(jīng)跨越了國(guó)界，在全球范圍內(nèi)的侵權(quán)行為均可能被追訴，甚至包括非出口行為。根據(jù)“337”調(diào)查普遍排除令規(guī)定，一家敗訴，連同該國(guó)其他生產(chǎn)該產(chǎn)品的企業(yè)同樣也要退出美國(guó)市場(chǎng)。

防患于未然：避免成為337調(diào)查的被告

何勇表示，337調(diào)查立法目的是為了限制進(jìn)口貿(mào)易中的不公平行為。許多企業(yè)由于不知情或缺乏知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)而成為337調(diào)查的被告。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和對(duì)外貿(mào)易活動(dòng)中，對(duì)美出口企業(yè)可采取以下預(yù)防性措施，避免成為337調(diào)查的被告：

1、在生產(chǎn)對(duì)美出口產(chǎn)品時(shí)，先初步調(diào)查美國(guó)同類產(chǎn)品中是否適用相同或類似技術(shù)、外觀設(shè)計(jì)及商標(biāo)；

2、在接受進(jìn)口商委托生產(chǎn)對(duì)美出口產(chǎn)品的訂單時(shí)，在委托加工合同中加入關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛的免責(zé)條款；

3、生產(chǎn)或出口前委托有關(guān)中介組織進(jìn)行檢索，減少侵權(quán)的可能性；

4、委托律師出具出口產(chǎn)品不構(gòu)成知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的法律意見(jiàn)書(shū)。

何勇提到，在產(chǎn)品向美國(guó)出口前，首先應(yīng)當(dāng)提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，防患于未然。中國(guó)企業(yè)應(yīng)提前做好準(zhǔn)備，首先進(jìn)行專利檢索，確定是否有可能侵犯涉及該產(chǎn)品的美國(guó)專利，或涉及該產(chǎn)品的制造方法的美國(guó)專利，包括請(qǐng)專家分析產(chǎn)品在美國(guó)的專利保護(hù)狀況。與敗訴的損失相比，專利檢索的費(fèi)用實(shí)在是微不足道的。

如果發(fā)現(xiàn)有可能侵犯美國(guó)公司專利權(quán)的情況，則應(yīng)及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行修改，以免侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如果存在侵權(quán)可能，則可以使用其他方法繞過(guò)專利來(lái)避開(kāi)侵權(quán)。如果有些核心的專利無(wú)法繞過(guò)，也可以從專利權(quán)所有人那里取得使用專利的許可，或者與進(jìn)口商取得協(xié)議，由進(jìn)口商承擔(dān)侵權(quán)的責(zé)任。

一場(chǎng)專利侵權(quán)官司160-300萬(wàn)美金

據(jù)美國(guó)萊納戴維律師事務(wù)所何勇律師介紹，目前，在美國(guó)如果要打一場(chǎng)專利侵權(quán)訴訟案，起步價(jià)都為50萬(wàn)美金，打完之后可能總金額會(huì)達(dá)到200-300萬(wàn)美金。而337調(diào)查也不便宜，但相比法庭訴訟，會(huì)便宜很多，大概是160萬(wàn)美金左右。

此外，何勇律師還提到，對(duì)于跨境出口的企業(yè)來(lái)說(shuō)，若想要一開(kāi)始就杜絕侵權(quán)后患，在進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)之前，要做好風(fēng)險(xiǎn)防范，對(duì)商標(biāo)、專利都做好預(yù)警分析。商標(biāo)要做商標(biāo)檢索，在中國(guó)注冊(cè)的商標(biāo)，也要在美國(guó)注冊(cè)，因?yàn)樯虡?biāo)專利都是有地域性，如果是在中國(guó)申請(qǐng)的商標(biāo)，沒(méi)有在美國(guó)申請(qǐng)，一樣會(huì)有侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。

如若商標(biāo)涉及侵權(quán)，被啟動(dòng)了337調(diào)查，何勇建議，公司最好積極應(yīng)對(duì)，而不是消極回避。最好找專業(yè)的美國(guó)律師來(lái)操作，因?yàn)槠鋵?duì)美國(guó)的法律環(huán)境比較熟悉，在法律上規(guī)避惡意侵權(quán)（被告商標(biāo)侵權(quán)還進(jìn)行銷售的行為）訴訟，美國(guó)法院將會(huì)對(duì)此進(jìn)行3倍的懲罰性賠償。

因此，跨境電商企業(yè)如果想深耕美國(guó)市場(chǎng)，在出口之前，知識(shí)產(chǎn)權(quán)這一步開(kāi)始重視起來(lái)吧。.

　　侵權(quán)主要包括版權(quán)、商標(biāo)和專利三大塊，那么賣家在開(kāi)發(fā)、上傳產(chǎn)品時(shí)，該怎么做才能降低侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)?下面Hi商學(xué)院將為大家一一解答。

　　一、為什么要做版權(quán)登記?版權(quán)是對(duì)作品的保護(hù)，一個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)出來(lái)，就已經(jīng)具有版權(quán)保護(hù)。比如迪士尼的卡通人物因?yàn)榇罅客茝V而家喻戶曉，也無(wú)形中默認(rèn)了版權(quán)歸屬。而當(dāng)賣家設(shè)計(jì)出一款產(chǎn)品，如果沒(méi)有進(jìn)行版權(quán)登記，就無(wú)法證明產(chǎn)品的原創(chuàng)性。

　　做好版權(quán)登記有以下特點(diǎn)：

　　1、證明作品的原創(chuàng)

　　有了版權(quán)登記證就能更有效的證明該Logo的原創(chuàng)歸屬權(quán);

　　2、保護(hù)時(shí)間長(zhǎng)，一次性交費(fèi)

　　A. 以個(gè)人名義登記保護(hù)的時(shí)間為個(gè)人生前加生后的第50年的12月31號(hào)截止時(shí)間;

　　B. 以公司名義登記保護(hù)的時(shí)間為50年的時(shí)間;

　　3、保護(hù)地域范圍延伸到國(guó)外

　　中國(guó)屬于國(guó)際性的版權(quán)公約《伯爾尼公約》的成員國(guó)，登記版權(quán)保護(hù)在《伯爾尼公約》178個(gè)成員國(guó)受保護(hù)。

　　所以當(dāng)產(chǎn)品中出現(xiàn)圖文并茂時(shí)，建議將圖形也做版權(quán)登記，這樣保護(hù)是更加全面的。

　　二、商標(biāo)申請(qǐng)的方式及存在風(fēng)險(xiǎn)商標(biāo)是商品的生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者在其生產(chǎn)、制造、加工、揀選或者經(jīng)銷的商品上或者服務(wù)的提供者在其提供的服務(wù)上采用的，具有顯著特征的標(biāo)志，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物。在商業(yè)領(lǐng)域而言，商標(biāo)包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志和顏色組合，以及上述要素的組合，都可以作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)。

　　商標(biāo)的注冊(cè)方式包括單一國(guó)家商標(biāo)、連盟式商標(biāo)、歐盟商標(biāo)、非洲聯(lián)盟商標(biāo)和馬德里商標(biāo)五種。商標(biāo)申請(qǐng)人可以是公司或個(gè)人申請(qǐng)，一般商標(biāo)有效期是10年，且可延續(xù)保護(hù)。商標(biāo)查詢可以登入中國(guó)商標(biāo)局官網(wǎng)、歐盟官網(wǎng)、美國(guó)官網(wǎng)及日本官網(wǎng)等。

　　但商標(biāo)申請(qǐng)也存在一定風(fēng)險(xiǎn)：

　　1、美國(guó)的common law 承認(rèn)使用但未申請(qǐng)的名稱的法律權(quán)限

　　2、審核律師的主觀判斷

　　3、公示期第三方的主觀判斷YANKEE VANKEE

　　4、注冊(cè)下來(lái)之后被第三方申請(qǐng)無(wú)效

　　三、境外專利申請(qǐng)途徑及侵權(quán)判定方法專利主要分為發(fā)明專利、實(shí)用新型專利和外觀專利三種，各自有其不同的侵權(quán)判定方法：

　　1、發(fā)明專利

　　法律狀態(tài)最為穩(wěn)定技術(shù)價(jià)值最高。發(fā)明專利的發(fā)明是指產(chǎn)品、方法或其改進(jìn)提出的新的技術(shù)方案?？梢苑譃楫a(chǎn)品發(fā)明和方法發(fā)明。

　　其侵權(quán)判定的基本原則是：全面覆蓋原則——設(shè)計(jì)要點(diǎn)。

　　2、實(shí)用新型專利(美國(guó)無(wú)，歐盟部分國(guó)家有）

　　實(shí)用新型專利指的產(chǎn)品形狀，是指產(chǎn)品所具有的、可以從外部觀察到的確定的空間形狀。

　　3 外觀專利

　　外觀設(shè)計(jì)專利是對(duì)產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。

　　其侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)：結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)空間及功能限制上是否存在區(qū)別。

　　境外專利申請(qǐng)的兩個(gè)途徑：

　　1、“巴黎公約”途徑：

　　(1） 首先提交國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng);

　　(2） 6/12個(gè)月以內(nèi)以國(guó)內(nèi)專利為優(yōu)先權(quán)進(jìn)行境外專利的申請(qǐng)。

　　2、“PCT”(專利合作條約，俗稱國(guó)際專利） 途徑：

　　(1） 首先提交國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng);

　　(2） 12個(gè)月以內(nèi)提交PCT國(guó)際專利申請(qǐng);

　　(3） 30個(gè)月內(nèi)進(jìn)行境外具體國(guó)家。